进一步完善发明专利实质审查标准 提高审查质量

　　——对《专利审查指南》发明专利实质审查相关修改内容的解读

　　本次《专利审查指南》第二部分实质审查的修改主要包括以下内容：一是根据专利法及其实施细则的修改内容对《专利审查指南》第二部分进行了适应性修改;二是对有关内容进行调整修改;三是增加了涉及保密审查条款及遗传资源保护有关条款的审查。

　　下面就上述几点进行详细说明：

　　适应性修改的内容

　　由于对专利法和专利法实施细则的有关条款进行了修改，因此《专利审查指南》在相应的章节进行了适应性的修改。

　　原专利法实施细则第二条第二款有关发明的定义现改为专利法第二条第二款;原专利法实施细则第二十条第一款有关权利要求书应当清楚、简要地限定要求专利保护的范围的内容现改为专利法第二十六条第四款;原专利法实施细则第二十一条第二款有关独立权利要求应当从整体上反映发明技术方案、记载解决技术问题的必要技术特征的内容现改为专利法实施细则第二十条第二款。

　　原专利法第五十六条第一款有关说明书和附图可以用于解释权利要求的内容现改为专利法第五十九条第一款;原专利法实施细则第十三条第二款有关两个以上的申请人同日分别就同样的发明创造申请专利的，应当在收到通知后自行协商确定申请人的内容现改为专利法实施细则第四十一条第一款;原专利法实施细则第十八条至第二十五条的内容相应改为专利法实施细则第十七条至第二十四条，原专利法实施细则第三十一条第一、二款有关不丧失新颖性的宽限期的内容现改为专利法第三十条第一、二款;原专利法实施细则第三十三条有关要求优先权的条件的内容现改为专利法实施细则第三十二条;原专利法实施细则第三十五条有关单一性特定技术特征的内容现改为专利法实施细则第三十四条。由于这些条款没有发生实质性的变化，《专利审查指南》也仅是分别在相应章节的引用和旁注的法条方面进行了适应性的修改。

　　涉及专利法实施细则第四十三条第一款，其中由“分案申请不得超出原申请公开的范围”改为“分案申请不得超出原申请记载的范围”。对此，在《专利审查指南》第二部分第六章第3.3节引用该条款时进行了相应的修改，因为原条款所述的“公开的范围”应当理解为专利法第三十三条所述的“记载的范围”。

　　根据新专利法第九条第一款及专利法第四十一条第二款的规定，对于同样的发明创造的处理，《专利审查指南》在第二部分第二章第6节中进行了适应性的修改。其中对两件专利申请的处理，同一申请人同日(指申请日，有优先权的指优先权日)就同样的发明创造提出两件专利申请，它们符合授予专利权的其他条件，应当分别通知申请人进行选择或者修改。在根据专利法第九条第一款增加规定“禁止重复授权原则”的同时，在该条款中又规定了该原则的一种例外情况，即对于同一申请人同日(仅指申请日)对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的，在先获得的实用新型专利权尚未终止，并且申请人在申请时分别做出说明的，除通过修改发明专利申请外，还可以通过放弃实用新型专利权避免重复授权。审查上述发明专利申请时，如果该申请符合授权的其他条件，应当通知申请人进行选择或者修改，申请人选择放弃实用新型专利权的，应当在答复审查意见通知书时附交放弃实用新型专利权的书面声明。此时，对符合授权条件的发明专利申请应当发出授权通知书，并将放弃上述实用新型专利权的书面声明转至有关审查部门，由专利局予以登记和公告，公告上注明上述实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。

　　由于新专利法第二十二条对新颖性做出了修改，即“新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术，也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中”。《专利审查指南》根据该条款在第二部分第三章对发明和实用新型有关新颖性的内容做出了适应性修改：一是引入新专利法第二十二条的规定;二是拓展了现有技术的范围，取消了对现有技术的地域性限制，采用了国际通行的绝对新颖性标准;三是改变了构成抵触申请的条件，使抵触申请包含任何单位或者个人在先申请、在后公布或者公告的发明或者实用新型专利申请。此规定适应了经济全球化和网络的发展，有利于鼓励真正的发明创造，避免了在国外已经能够为公众自由使用的现有技术在我国得到专利独占权。此外，《专利审查指南》在重新定义的抵触申请中，取消了“他人”的限制，因此，以往造成重复授权的申请人本人的不同申请日的同样的发明创造不再作为影响重复授权的文件，而被作为影响新颖性的对比文件。此外，重新定义的抵触申请将原定义中的“公布的同样的发明或者实用新型专利申请”修改为“公布的专利申请文件或者公告的专利文件”，明确了抵触申请不仅包括专利申请文件，而且包括授权公告的专利文件，从而完善了抵触申请的定义。

　　新专利法第二十二条第三款有关创造性的规定中，将“已有技术”改为了“现有技术”，第二十二条第五款中对“现有技术”的定义也做出了修改，因此，《专利审查指南》在相应的第二部分第四章第2节和第二部分第三章第2.1节做出了修改。修改后，对现有技术取消地域限制，无论是出版物公开、使用公开还是以其他方式公开都无地域限制。因此，在审查评价创造性时，应考虑到现有技术的定义已发生变化。

　　有关调整修改的内容

　　1. 调整法条的顺序表述

　　《专利审查指南》在第二部分第八章第5.2、5.2.1和5.2.1.1节中对修改进行的说明所引用的相关法条顺序进行了调整，即由原来顺序的专利法实施细则第五十一条第一款、专利法实施细则第五十一条第三款、专利法第三十三条调整为现在的专利法第三十三条、专利法实施细则第五十一条第一款、专利法实施细则第五十一条第三款的顺序。其修改的意图在于：进一步突出对修改的内容与范围作出规定的专利法第三十三条的重要法律地位。其中在第5.2.1.1节修改的内容与范围中进一步明确指出：“不论申请人对申请文件的修改属于主动修改还是针对通知书指出的缺陷进行的修改，都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”。

　　2. 增加第5.2.1.2节主动修改的时机

　　根据专利法实施细则第五十一条第一款的规定，在该节中进一步明确了主动修改的时机，即：在提出实质审查请求时和在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内。在答复专利局发出的审查意见通知书时，不得再进行主动修改。

　　3.增加第5.2.1.3节答复审查意见通知书时的修改方式

　　在该节中进一步明确答复审查意见通知书时的修改方式，并对即使修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，也不能被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，因而不予接受的5种情况增加了“主动”二字。这种增加看似更加严格，实际上是适当放宽了要求，即只有在不是为了克服审查意见通知书指出的缺陷而“主动”删除技术特征、改变技术特征或主题、增加新的权利要求的修改不予接受;但为了克服审查意见通知书指出的缺陷而进行的上述修改则由于被视为“非主动修改”而可以被允许。

　　4.进一步细化驳回申请条件

　　本次《专利审查指南》对第二部分第八章第